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侵犯註冊商標 – 第四類侵權

據《註冊商標條例》559章第18條,在未獲註冊商標擁有人同意下使用冒牌商標屬於侵權行為。若果被裁定入罪,侵權人需要為侵權行為負上民事責任。具體而言,法庭會頒布以下命令並要求侵權人執行:

  1. 永久禁制令、

  2. 披露命令、

  3. 送達命令、

  4. 損失命令、和

  5. 堂費命令。

上述第18條亦可細分為4種情況,當中每一情況要求的法定條件均有所不同。

 

本所根據每一情況記錄所需要的條件如下:-

第一情況:第18 (1)條

 

根據第18 (1)條,擁有人只需要證明以下兩項條件,侵犯註冊商標便可構成:

  1. 侵權人使用的商標與註冊商標是一模一樣(「第一條件」)、和

  2. 侵權商標使用於與註冊商標所註冊的貨品範圍內(「第二條件」)。

對註冊商標擁有人而言,以第18 (1)條來起訴侵權人是最好的做法。所需要的條件亦能容易和客觀地被引證。亦因如此,擁有人甚至可透過簡易程式勝算申請在發出告票後兩,三個月內取勝訴訟。

 

第二情況:第18 (2)條

 

若果侵權商標與註冊商標一模一樣(即第一條件滿足),但侵權商標並非應用於與註冊商標所註冊的貨品內(即第二條件未能滿足),擁有人便需依賴第18(2)條來起訴侵權人。

 

要依賴第18(2)條來成功起訴侵權人,擁有人需要引證「第三條件」:侵權商標會使公眾混淆。

 

當侵權人答辯起訴時,他們均會在「答辯書」上聲稱侵權商標並不會使公眾混淆。對此等的答辯理由,擁有人亦不難在「正審」時成功推翻答辯和獲取最終勝訴。但是,由起訴直至「正審」,擁有人(即原告人)需要花一年多至兩年的時間,當然結果亦要視乎兩種貨品的類似程度。正因第三條件會構成《可爭拗的答辯理由》(即 arguable defense),簡易程式勝算申請並不適用於第18(2)條的訴訟。

 

第三情況:第18(3)條

 

第三情況亦類似於第二情況。當中不同之處在於在第三情況下,第一條件未能滿足,而第二條件則被滿足。換言之,侵權人使用的侵權商標並不是與註冊商標一模一樣,而是相似而已。

對第三情況,擁有人仍須要證明第三條件才可取勝。同樣,簡易程式勝算申請在一般情況下亦不適用於第三情況。

 

第四情況:第18(4)條

 

在香港的註冊商標訴訟中,第四情況極少出現。

 

第四情況適用於當第一條件和第二條件同時未能滿足時。換言之,當侵權商標與註冊商標只是近似,侵權商標應用於註冊商標所註冊的貨品以外時適用於第四情況。但第18(4)條仍有其必須的條件方可被使用,除第三條件(即「公眾被混淆」)需要被滿足外,擁有人還需要證明以下兩點方可:

  1. 註冊商標被《巴黎公約》所承認「第四條件」、和

  2. 註冊商標是一知名商標(即well known trademark)「第五條件」。

透過第18(4)條來獲得勝訴的訴訟案件在香港不多,最近,就有最知名的「益力多案件 (2004) 」。由此可見,要滿足第四條件和第五條件必須是國際知名品牌方可。

 

對一般的註冊商標而言,擁有人應盡量以第一情況來起訴侵權人。若果註冊商標仍未覆蓋所需的產品時,擁有人需要考慮在所需貨品內註冊商標。對保護擁有人的商標和商譽,持續和有策略式的註冊商標是一不可劃缺的工作。

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